ALTERAÇÕES NO PROCEDIMENTO DE AVERBAÇÃO DE CONTRATOS PELO INPI

Há mais de quarenta anos o Instituto da Propriedade Industrial (“INPI”) é responsável pela averbação de contratos de transferência de tecnologia e similares. Seu atual presidente, Professor Dr. Luiz Otávio Pimentel, publicou nos últimos meses diversos normativos trazendo alterações substanciais neste procedimento de averbação.

Desde a sua criação, na década de 1970, o INPI realiza a análise de contratos no contexto de uma sistemática de controle e limitação do fluxo de royalties e pagamentos ao exterior, inicialmente com base no Ato Normativo nº 15/1975. Apoiado em algumas normas posteriores, o INPI também interpretava e aplicava a legislação tributária e cambial relativa a esses royalties. Assim, determinava quais cláusulas seriam ou não aceitáveis nos contratos, limitando valores e estipulando prazos de remuneração, por exemplo, e exigia a celebração de aditivos contratuais para deixá-los de acordo com seus entendimentos das políticas industriais e tecnológicas do Brasil. Mesmo com a revogação desse Ato Normativo em 1993, normas posteriores continuaram a indicar a aplicação de determinadas políticas aos contratos sob sua responsabilidade.

Em 11 de abril de 2017, o INPI determinou, por meio Instrução Normativa nº 70/2017, que deixaria de avaliar os contratos quanto a sua adequação às normas tributárias e cambiais a partir de 1º de julho de 2017. Não estava claro, porém, quais os reflexos efetivos no que diz respeito às alterações fiscais e cambiais decorrentes desta alteração de procedimento para a análise dos contratos, já que as respectivas legislações fiscais, cambiais e de propriedade industrial não foram alteradas. Em 07 de julho de 2017, o INPI publicou novo normativo, a Resolução nº 199/2017 (a “Resolução”), que definiu a nova forma de análise dos contratos submetidos à averbação pelo instituto. Temos ainda algum tempo de maturação e adaptação às novas regras, mas entendemos que, em alguns casos, deve haver uma flexibilização significativa para a averbação dos contratos.

 

Contratos sujeitos à averbação

A Resolução define as modalidades contratuais sujeitas à averbação pelo INPI, quais sejam:

  • Contratos de licença e sublicença de direitos de propriedade industrial: têm como objetivo permitir o uso efetivo e exploração, por terceiros, de direitos de propriedade industrial requeridos ou concedidos pelo INPI, ou seja, marcas, patentes, desenhos industriais e tipografia de circuitos integrados;
  • Contrato de cessão de direitos de propriedade industrial: transfere a titularidade de direitos de propriedade industrial, mediante solicitação do titular desse direito;
  • Contrato de franquia: destinado a conceder de maneira temporária um modelo de negócio que envolve uso de marcas, exploração de patentes, prestação de serviços de assistência técnica, entre outros, de acordo com o estabelecido em lei própria e segundo uma circular de oferta de franquia (cf. Lei nº 8.955/1994); e
  • Contratos de aquisição de conhecimento (“know-how”):
  1. Contrato de fornecimento de tecnologia: objetiva a aquisição de conhecimentos e de técnicas não protegidas por direitos de propriedade industrial ou fornecimento de informações tecnológicas destinados à produção de bens serviços; e
  2. Contrato ou fatura de prestação de serviços de assistência técnica e científica: objetiva a obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados, quando destinados à atividade fim da contratante.

 

Alguns serviços técnicos e científicos são dispensados de averbação pelo INPI. A versão atual dessa lista consta na Resolução nº 156/2015. São eles: agenciamento de compras, incluindo serviços de logística; serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira, que não gerem quaisquer documentos ou relatórios; serviços de manutenção preventiva prestados em equipamentos ou máquinas de qualquer natureza; serviços de reparo, conserto, ajuste, calibração, revisão, inspeção, reforma e recuperação prestados em equipamentos ou máquinas de qualquer natureza; serviços de supervisão de montagem, montagem, desmontagem, instalação e início de operação prestados em equipamentos ou máquinas de qualquer natureza;  homologação e certificação de qualidade de produtos; consultoria na área financeira; consultoria na área comercial; consultoria na área jurídica; consultoria visando à participação em licitação; serviços de marketing; consultoria remota sem a geração de documentos; serviços de suporte, manutenção, instalação, implementação, integração, implantação, customização, adaptação, certificação, migração, configuração, parametrização, tradução ou localização de programas de computador; serviços de treinamento para usuário final ou outro treinamento de programa de computador; licença de uso de programa de computador; distribuição de programa de computador; aquisição de cópia única de programa de computador.

Os contratos relativos a direitos autorais e direitos sobre software não são sujeitos à averbação, pois são regidos por outra legislação.

Principais alterações

Com a entrada em vigor da Resolução, os prazos de duração dos contratos de fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica ou científica foram alterados. A Resolução estabelece que o prazo acordado pelas partes será respeitado. Do contrato deve constar um prazo determinado, do contrário será necessário um aditivo contratual. Anteriormente, o prazo máximo de validade da averbação do fornecimento de tecnologia era de cinco anos, sendo possível apenas uma renovação por mais cinco anos, desde que as partes justificassem a necessidade dessa renovação por melhorias introduzidas na tecnologia contratada. Quanto aos serviços técnicos, o prazo de validade da averbação depende de sua compatibilidade com a execução dos serviços.

Essas mudanças quanto aos prazos de validade não afetam os contratos que licenciam direitos, pois neste caso o prazo dependerá da respectiva vigência dos direitos licenciados, sem outros limites previstos na legislação. Nesta categoria enquadram-se também os contratos de franquia cujo prazo de validade será calculado de com a vigência dos direitos que serão utilizados ou explorados pelo franqueado.

Outra alteração relevante tem relação com o valor declarado do contrato nos certificados de averbação emitidos pelo INPI. O INPI deixa de limitar expressamente o valor máximo das remunerações a constar dos certificados dos contratos firmados entre partes relacionadas, o que, porém, não afeta as restrições cambiais e tributárias em vigor.

Consequências

A Resolução esclarece que as informações relativas aos valores, forma de pagamento e prazo de vigência, declaradas no contrato e reproduzidas no Certificado de Averbação, serão apenas declaratórias, sob responsabilidade única e exclusiva das partes. No mesmo dia da entrada em vigor das novas regras do INPI, o Banco Central do Brasil, também deixou de exigir a aprovação do INPI para operações de pagamentos de royalties ao exterior que sejam baseados em Certificados de Averbação regularmente expedidos (cf. Circular nº 3.837/2017).

Contudo, vale ressaltar que, não obstante o INPI ter se eximido de aplicar a legislação tributária e cambial quando da averbação, essa legislação permanece vigente, as partes do contrato continuam obrigadas a obedecê-la em relação à dedutibilidade como despesa operacional e remessa de pagamentos contratuais ao exterior. De certo modo, a responsabilidade das empresas de verificar a adequação dos termos do contrato à legislação brasileira aumentou, pois exige que as próprias partes verifiquem a aplicabilidade das normas fiscais e cambiais, sob pena de autuação. Também os bancos comerciais devem tornar mais rigorosa sua fiscalização dos termos contratuais quando do fechamento do câmbio, já que são solidariamente responsáveis pelo cumprimento da legislação cambial nas remessas ao exterior.

Legislação tributária e cambial

Ressaltamos que nada mudou quanto à legislação tributária e cambial relativa a royalties, o que é lamentável visto que a legislação datada do período de 1950 a 1970 não está mais em sintonia com o avanço administrativo e infralegal trazido pelo INPI, que atualizou o processo de liberalização econômica que o país vem adotando nas últimas décadas.

Quadro comparativo

Aspecto Como era Como ficou
Prazo INPI aplicava seu entendimento sobre a legislação tributária para definir o prazo máximo no Certificado de Averbação O INPI não se manifesta no Certificado de Averbação sobre o prazo definido pelas partes
Pagamento INPI aplicava seu entendimento sobre a legislação tributária e cambial e delimitava a remuneração no Certificado de Averbação O INPI não se manifesta no Certificado de Averbação sobre o valor estipulado contratualmente pelas partes
Objeto INPI editava listas de serviços técnicos que não estão sujeitos à averbação Sem alteração
Câmbio Operação de câmbio para remessa de royalties ao exterior era sujeita a aprovação pelo INPI dos dados  inseridos pela parte no sistema (SISBACEN) Averbado o contrato pelo INPI, a operação de câmbio não está sujeita a nova aprovação
Dedutibilidade fiscal Possibilidade de deduzir do imposto de renda até 5% do valor das vendas líquidas contratuais Sem alteração
Limites de remessa Na hipótese de partes contratuais relacionadas, a remessa é limitada ao valor dedutível de até 5% Sem alteração
Fiscalização A Receita Federal e o Banco Central do Brasil fiscalizam a obediência à legislação tributária e cambial durante o cumprimento do contrato averbado Sem alteração

Dúvidas?

Caso haja alguma dúvida com relação às novas regras de averbação de contratos do INPI, os advogados de nossa área de Propriedade Intelectual e Tecnologia da Informação estarão à disposição.

Dr. Karin Klempp Franco, LL.M.

kklempp@rothmann.com.br

Luiz Fernando Plastino Andrade

landrade@rothmann.com.br

Lívia Cristina de Moraes Santos

lmoraes@rothmann.com.br

© Rothmann Sperling Padovan Duarte Advogados

 

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